The transfer of intellectual property rights: risk or opportunity?

En esta tribuna, Imanol de Hipólito Lorenzo, abogado en Bardají & Honrado, analiza la transmisión de derechos de propiedad intelectual en las productoras, una parte esencial del negocio de la industria creativa que no está exenta de notas al pie que deben analizarse detalladamente.

En el negocio de la producción audiovisual y, en general, en cualquier industria creativa, el principal activo de valor para todas las entidades involucradas en el sector son los derechos de propiedad intelectual. Estos derechos son el pilar principal sobre el que se sustenta toda la industria creativa, siendo esenciales para fomentar la inversión pública y privada, a la vez que proteger y potenciar la creatividad.

La transferencia de derechos de propiedad intelectual es sumamente importante para mantener vivo el negocio creativo en general, y el de la producción audiovisual en particular, donde constantemente nacen nuevas obras, se licencian otras o se crea contenido para distintos soportes y plataformas. Por tanto, conocer las distintas posibilidades que ofrece el marco jurídico for transferir derechos de propiedad intelectual es vital a la hora de buscar la fórmula que mejor se adapte a las necesidades de la comercialización que se pretende llevar a cabo, ya sea una licencia, una cesión o una autorización para la concesión de determinados usos sobre una obra.

En este contexto es donde se mueve el negocio de las productoras audiovisuales, las cuales, por un lado, invierten grandes cantidades de recursos para generar nuevos derechos 100% originales con vistas a ser explotados por sí mismas o por terceros y, por otro, dedican parte de sus esfuerzos a obtener licencias para armar proyectos que, a su vez, probablemente irán destinados a ser explotados por otras entidades. Pero no todas las transmisiones de derechos por parte de las productoras se ciñen a formatos o al ámbito televisivo o radiofónico. Desde una perspectiva amplia, los derechos que pueden transmitir las productoras, incluso entre ellas mismas, también pueden consistir en fotografías, imágenes, música, clips y, prácticamente, cualquier obra merecedora de protección en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley de Propiedad intelectual.

Identificar correctamente la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual que se pretenden comercializar y mantener el control sobre ellos, es vital para cualquier productora independientemente.

Así pues, identificar correctamente la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual que se pretenden comercializar y mantener el control sobre ellos, es vital para cualquier productora independientemente del sector en el que se desenvuelva (ya sea televisión, radio, medios, musical, etc.), puesto que su viabilidad y rentabilidad dependerá en gran medida de la manera en que gestione y explote estos derechos, ya sea a través de sí misma o por terceros.

Y es aquí donde reside uno de los grandes riesgos que deben asumir las productoras audiovisuales. Dependiendo del proyecto en que estén involucradas, en muchas ocasiones se enfrentarán a dilemas sobre cuándo y cómo transferir sus derechos a terceras entidades, o de qué manera pueden cumplir las condiciones que les imponen los terceros de los que pretenden adquirir determinados derechos.

Pensemos en el caso de las cadenas de televisión o las plataformas de contenido, las cuales necesitan adquirir constantemente derechos en forma de producción audiovisual para aumentar sus catálogos o retener a su audiencia, y aquí las productoras deben ajustarse todo lo posible a los requisitos que les exigen para la explotación de sus derechos. Es por ello que las productoras que se dedican a crear contenido deben gestionar correctamente sus derechos para que sus activos puedan obtener valor en el mercado y obtener beneficios derivados de su explotación.

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Licencia: un camino para la transferencia de IPs

A la hora de transmitir derechos de propiedad intelectual, se puede optar por distintas vías dependiendo del proyecto de que se trate, la entidad que desea adquiridlos o las perspectivas que existen a largo plazo acerca de la explotación de ese proyecto. El Ordenamiento Jurídico español proporciona numerosas formas de transmisión de la propiedad, por lo que los derechos de propiedad se pueden transmitir a terceros a través de licencias, cesiones, autorizaciones o a través de su venta.

La fórmula más común para transmitir derechos de propiedad intelectual elegida por las productoras es la licencia, donde una entidad (“licenciante”) negocia con otra (“licenciatario”) un acuerdo para la transferencia de derechos y de esta forma permitir su explotación en las condiciones establecidas por el licenciante. En estos casos, el licenciante conservará los derechos de propiedad intelectual sobre el activo licenciado, y el licenciatario podrá explotar los derechos obtenidos en las condiciones que haya acordado con el licenciante, e incluso sublicenciar estos derechos a terceros si así hubiera sido autorizado. En cualquiera de estos casos, el licenciante obtendrá una remuneración por la transmisión de sus derechos al licenciatario ya sea en forma de una cantidad fija, de royalties o percibiendo algún porcentaje derivado de la explotación de los derechos.

La fórmula más común para transmitir derechos de propiedad intelectual elegida por las productoras es la licencia, donde una entidad (“licenciante”) negocia con otra (“licenciatario”) un acuerdo para la transferencia de derechos y de esta forma permitir su explotación en las condiciones establecidas por el licenciante.

Por tanto, las licencias pueden ser “abiertas” y permitir la explotación de los derechos objeto de cesión de una manera amplia o, por el contrario, pueden ser “cerradas” y establecer unas condiciones más rígidas que las que ofrece una licencia abierta. Por ejemplo, una licencia abierta permitirá explotar los derechos licenciados en multitud de medios o en un gran número de territorios en un plazo largo en el tiempo, pero una licencia cerrada limitará estas explotaciones a territorios y medios muy concretos, permitiendo un periodo de explotación mucho más corto. Por ello, es importante tener claras las implicaciones jurídicas que se derivan de la transmisión de derechos de propiedad intelectual.

En este sentido, un aspecto importante a destacar sobre la transmisión de derechos es que solo pueden realizarse “by actos «inter vivos», quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen”, tal y como anuncia el artículo 43 de la Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo, el artículo 45 establece que las cesiones deben formalizarse por escrito, de manera que no caben cesiones verbales o cesiones que no estén rubricadas en algún tipo de acuerdo escrito.

En consecuencia, a la hora de formalizar un acuerdo para la transmisión de derechos de propiedad intelectual, hay que tener en cuenta, como mínimo, los siguientes aspectos legales:

• Tiene que figurar por escrito.
• Se deben identificar claramente los derechos objeto de transmisión.
• Estipular una fecha de inicio, la duración de la transmisión y la fecha de finalización.
• Fijar un territorio de explotación, sin perjuicio de aquellas transmisiones con alcance “mundial”.
• Incluir una remuneración a favor del licenciante, ya sea en forma de importe fijo, royalties, beneficios derivados de la explotación o distribución, etc.
• Delimitar la exclusividad o no exclusividad de la transmisión.
• Detallar las condiciones para la explotación de los derechos transmitidos, es decir, en qué medios pueden explotarse, qué usos se permiten, si se pueden utilizar con fines promocionales o si se permite el sublicenciamiento de los derechos transmitidos.

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Confidencialidad, análisis, condiciones…

Por otro lado, previamente a la suscripción de un acuerdo para la transmisión de derechos, no debe pasarse por alto la necesidad de firmar algún tipo de acuerdo de confidencialidad o no divulgación previamente al inicio de negociaciones sobre los derechos que serán transmitidos.

Es necesario adoptar estrategias adecuadas para gestionar correctamente los derechos que se pretenden transmitir o adquirir, de manera que esta gestión ofrezca una valiosa fuente de ingresos.

También conviene que, a fin de encarar debidamente la negociación de una transmisión de derechos, el adquirente de los derechos realice un análisis de los activos que precisa obtener, así como de las condiciones en las que necesita obtenerlos, especialmente en el caso en que los derechos vayan a ser sublicenciados a un tercero o incorporados a algún proyecto que posteriormente sea transmitido.

En definitiva, la transmisión de derechos de propiedad intelectual constituye una parte esencial del negocio de la industria creativa, y estas transmisiones a su vez plantean cuestiones estratégicas que deben ser cuidadosamente estudiadas previamente a formalizar cualquier acuerdo. Es necesario adoptar estrategias adecuadas para gestionar correctamente los derechos que se pretenden transmitir o adquirir, de manera que esta gestión ofrezca una valiosa fuente de ingresos y se evite en la medida de lo posible, asumir riesgos que den lugar a complicaciones legales y financieras.

Imanol de Hipólito Lorenzo

Abogado en Bardají&Honrado

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